澳大利亚普亚律师事务所

营营役役地工作了好几天，终于到了周五，恨不得下班冲回家躺在沙发上，边看剧边吃KFG，再来一桶康帅博泡面，再配上白事可乐，不亦乐乎啊！

什么？眼尖的你觉得上面的牌子名怪怪的？它们都是确实存在的牌子呀，不信你看看：

（图片来源: https://k.sina.com.cn/article_6904099309_19b8431ed00100x6ge.html）

（图片来源：http://www.iq918.com/m/view.php?aid=191）

（图片来源：https://k.sina.com.cn/article_6904099309_19b8431ed00100x6ge.html）

这就笑了？怕是你没看过以下这个酸菜牛肉面吧：

（图片来源：https://www.163.com/dy/article/ED03K28M05425Z0S.html）

我们抱着吃瓜的心态当然笑得出来，但如果是自己辛苦经营的品牌被无良的山寨商家、眼红的竞争者又或是心怀不满的前员工恶意侵权、盗取你默默耕耘的成果，那就不好说了。

很可惜，在知识产权愈发重要的时代，华人对于保护自己相关权益的意识还是比较薄弱，不少来到我们律所的客户从没考虑过要保护自己的知识产权权益，要不就是已经因此吃了亏、碰了钉。

所以，今天普亚为大家普的法是商标法。

商标是什么？

只要你在做生意，你就拥有至少一个商标。

商标是建立品牌当中必不可少的一个脸面。众所周知，商标大多是一家店的店名，或者是一个标志(如图像、形状)，但其实商标也可以是一句口号、声音、甚至是气味。

比如说，Netflix开场的鼓声 ‘Ta-Dum’、麦当劳那句口号 ‘I’m loving it’、甚至是游戏超级玛力欧兄弟里面吃到金币的声音，它们都是注册了的商标。

注册商标

注册商标可以确保你被认可为商标的所有者，也能在你使用这些商标推广产品或者服务时保护你。

当然，注册商标最重要的原因是：只要注册了商标，在阻止其他公司盗用你的商标时会简单得多，不但省时还能省钱。

另外，由于商标在法律上和其他有形资产一样，是个可授权也可出售的资产，所以在你出售你的业务时，商标将作为品牌的商誉增加你的业务的销售价值。

商标 vs 企业名称

Business name/Trading name

这里要先提醒一下，不少人有一个误区，他们以为向澳大利亚证券投资委员会（ASIC）注册企业名称就能保护自己的企业名称，但其实单靠在ASIC注册根本并不能阻止别人恶意使用你的IP，甚至不能阻止别人将其恶意注册为他们自己的商标。

商标局会拒绝注册我的商标？

并不是所有词语都会被商标局（IP Australia）注册为商标。

商标法的原则是，在保护商标所有者的同时，避免剥夺其他商家使用一些日常用语、姓氏、地名、或直接描述商品和服务的形容词作为推广的合法权利。

试想一个澳洲果农为他所卖的苹果垄断了 ‘SWEET’ 和 ‘AUSTRALIA’ 这两个商标，其他的果农再也不能说自己种的苹果是甜的，也不能说是澳洲苹果，这对其他果农公平吗？

所以，当商标注册申请包含了上述的词语，商标局很大可能会拒绝这个申请。

故此，一个理想的商标应该象征着你的公司/业务，而不是单纯描述你所卖的商品或服务的某项特征或质量。如果商标包含一些独特的词语，例如本来不存在的词（Made up or Invented words）或者和业务完全无关的词（例如‘苹果’和电脑），这些申请就能轻松通过审核。

非英语商标

如上文所说，商标不一定要用英文单词，也可以是英文里本来不存在的字，比如说罗马字的非英文单词（如 ‘Nike’），又或是非罗马字符（如中文字）。对于罗马字的非英文单词，商标局要求申请者提供该单词的英文翻译。对于非罗马字符，申请者则需要提供该字符的图片以及翻译。

注册流程

当你选择好你要注册的商标后，只要你确保没有和你的商标相似的同类商品/服务的已注册商标，而且你已经在使用或者打算使用你的商标，你就可以向商标局申请商标注册。

第一步：正确的类别

申请注册的第一步就是将你的商标归入正确的类别。商标局提供了一份商品和服务清单，清单上总共有45个商品和服务类别可供选择，当中包括34种类别的商品和11种类别的服务。

选择正确的类别是至关重要的！如果你选择了与你的业务不相符的类别，一旦你提交了商标申请，就很难再加入其他类别，商标局也很大可能会拒绝你的申请。因此，如果你选择自行申请商标注册，你必须做足功课。

举个例子，假设A开设了一个服装品牌，自己生产服装并在自己的店里销售这些服装，如果他想为自己的品牌和商品申请商标注册，一般而言，他的申请属于第25类(Clothing, footwear, headwear)。但是，如果A除了出售自家品牌以外也希望出售别人的衣服，那么他也可以选择第35类(Retail clothing shop services)。

所以，在选择商品和服务的商标类别时，你需要考虑到以下几点：

1. 你的业务目前的重点方向；

2. 你所提供的商品或服务；以及

3. 业务扩张的可能，以使你的申请尽量包括所有你想保护的商品和服务类别。

第二步：是否有相似已注册的商标？

第二步比第一步简单得多，但也同样重要。

在正式提交你的申请前，你必须进行详细的检索，以确保没有与你的商标类似的已注册或待注册商标。

商标局的澳洲商标搜索引擎可以帮你完成这一工作。假设你的商标由文字组成，在检索商标时，你只要搜索你的商标以及一些变化，比如说听起来相似或者可能拼错的类似单词，你就可以知道是否有已注册或待注册的类似商标。

如果你找到了相似的现有商标，你可能需要在申请注册前将你的商标改得更有特色，否则商标局可能会拒绝你的申请，增加再次申请的成本和麻烦。

第三步：TM Headstart

在你完成第一和二步后，你可以正式将申请透过eServices递交到商标局。但如果你想买个保险、事先要求商标局评估你的申请会否成功，你可以使用商标局的申请前服务—TM Headstart。

商标局的审查员会在5个工作日内审查你的申请，并会向你提供有关如何更正或改进你的申请的信息或建议，也会提供关于注册程序的进一步解释。

所以，虽然TM Headstart需要一定费用，但从长远来看可能可以为你节省重新申请的费用。

后续程序

在你递交正式申请后，商标局的审查员一般需要三到四个月的时间来审查和评估你的申请。

如果你的申请不符合商标法的要求，你会收到一份《不利审查报告》(Adverse Examination Report)，审查员会在报告里裁定：

申请被拒绝，你需要重新提交一份申请，或

你需要在收到报告的15个月内对审查员提出的任何有关申请的问题作出书面答复，以使申请获得通过。

如果申请没有问题，商标会进入为时两个月的异议期(Opposition period)，任何有意反对该商标注册的人或机构须在这段时期提交反对意向书(Notice of Intention to Oppose)以及相关法律文件。如无反对，商标会被正式注册。

被人侵权了我该怎么办？

正在申请注册的商标

如果你认为某个正在申请注册的商标侵犯了你的知识产权，你可以在上述提到的异议期内以以下理由反对该商标的注册：

• 申请人并非商标所有人(s58);

• 反对者已在先使用类似的商标(s58A);

• 申请人并不打算使用该商标(s59);

• 该商标的使用可能会对另一个已经在澳洲享有盛誉的商标造成混淆或欺骗(s60);

• 该商标含有虚假的地理标志(s61);

• 该申请为恶意申请(s62A);

如果他们已经在盗用我的商标呢？

如果侵权行为不止是注册一个类似的商标，而是更迫在眉睫的盗用（例如将你的商标印在他们的产品上或者以相似的商标冒充你的商标），那么你应该联系你的律师，以确定最佳的应对策略。

第一件律师会考虑的事项为，疑似侵权的商标是否和你的商标在实质上相同，又或是欺骗性地相似。

实质上相同和欺骗性相似是商标局用来衡量商标是否出现侵权行为的法律测试：在测试两个商标是否实质上相同的时候，商标局会将它们并排比较，并以两个商标的相似性和差异性以及重要的基本特征进行分析；如果商标实质上不相同，商标局就会评估商标是否欺骗性地相似，当中的衡量因素包括商标给人留下的印象以及普通人是否会认为怀疑侵权的商标与另一商标欺骗性相似。

另外，律师也会考虑这两个商标是否被用在相似的行业里，以及购买这些商品或服务的顾客是否同一群顾客。

案例：Chemist Warehouse v Direct Chemist

相信身在澳洲的你肯定知道Chemist Warehouse，那你能说出下面哪个是Chemist Warehouse吗？

（图片来源：上：Mediaweek Chemist Warehouse trial to sell News Corp metro dailies in four states (mediaweek.com.au)；下：Gladstone Park Shopping Centre Direct Chemist Outlet - Gladstone Park Shopping Centre）

同样标着显眼的 ’Discount Chemist‘，同样的颜色搭配，但其实只有左图是Chemist Warehouse，而右图是业务主要分布在维州和昆州的Direct Chemist。如果你在街上看到这两家店，乍眼一看你能看出分别吗？

在2016年，Chemist Warehouse决定对Direct Chemist提告，控告的内容主要有两项：

1. Chemist Warehouse认为Direct Chemist故意使用了Chemist Warehouse的标志的红蓝黄颜色搭配；

2. 以及Chemist Warehouse认为Direct Chemist的口号 “Is this Australia’s Cheapest Chemist?（这是澳洲最便宜的药妆店吗）” 抄袭了Chemist Warehouse的已注册口号 “Who Is Australia’s Cheapest Chemist? （谁是澳洲最便宜的药妆店）”。

法院后来判决Chemist Warehouse败诉，其中法官特别指出由于颜色具有功能性，比如说红色可以代表危险，而这两个商标里面的黄色则代表折扣，所以商标里的颜色搭配欠缺显著性，并不能禁止其他商家用同样的颜色搭配。另外，法官认为 “Australia’s Cheapest… （澳洲最便宜的…）”这句口号非常常见，不能有效区分Chemist Warehouse与其他药妆店的商品和服务。

在最后，Chemist Warehouse不但需要支付Discount Chemist的法律费用，还失去了 “Who Is Australia’s Cheapest Chemist?” 这个商标。

法律行动

制止函

不少人想到法律行动就会联想到提起诉讼，但其实在知识产权受到侵犯的时候，通常会采取的第一步是发送一封Cease and Desist Letter（制止函）。这封制止函会概述你的知识产权如何被侵犯、侵权行为对业务造成的影响、就侵权行为要求的赔偿，以及假使侵权方不立即停止使用你的商标的话你将采取的行动。

制止函鼓励透过商业协商和谈判解决法律纠纷，从而避免耗时且昂贵的诉讼，是一个低成本的解决方法。一般而言，法庭也会要求民事诉讼的当事人证明他们曾经尝试采取真正的非诉讼步骤来解决纠纷，然后才开始诉讼程序。

法院诉讼

如果制止函对侵权方无效，而侵权方在中国，你可以向国家工商总局投诉。如果侵权方在澳洲，则可以向法院正式提起诉讼。

如果证据确凿，法院不但有权力阻止侵权方继续使用你的商标，还有权责令侵权方向你支付赔偿金甚至向你支付他们以侵权行为获得的全部利润。

如果你需要注册商标，或者你认为其他企业或个人侵犯了你的知识产权，请联系Prudentia Legal 普亚的律师团队，以了解你应采取的法律行动。

以上文章仅供参考，仅代表笔者个人意见，不构成任何法律意见，详情请咨询我们的律师事务所工作人员。